En retour, l’importateur opposait au demandeur la panoplie des arguments de défense généralement invoqués dans ce genre d’action, ce qui a permis au Tribunal de se prononcer sur des notions qui ne sont étudiées que trop rarement en droit des marques : (i) la renommée et (ii) la parodie. Ceci rend la décision du Tribunal judiciaire intéressante, malgré sa constance avec la jurisprudence établie.

Un véritable cas d’école.

1. Sur la renommée du logo.

Sans véritable surprise, le Tribunal judiciaire estime en premier lieu que le logo « Lips n’Tongue » jouit d’une importante renommée dans l’Union Européenne et bénéficie ainsi du régime de protection mis en place par l’article 9-2 c) du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

Pour fonder sa décision, le Tribunal fait directement référence aux arrêts de la CJUE General Motors c/ Yplon SA (14 sept. 1999, aff. C-375/97) et Iron Smith KFT c/ Unilever (3 sept. 2015, aff. C-125/14, lesquels ont précisé que pour apprécier la renommée d’une marque, devaient être pris en considération :
 la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette dernière ;
 a part de marché détenue par la marque ;
 l’étendue géographique de la marque (critère qui doit être considéré comme rempli lorsque la marque communautaire jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union) ; et
 la durée d’usage de la marque.

Au regard des principes susvisés et des pièces versées aux débats par la demanderesse (divers articles de presse et sondages établissant que le logo est considéré comme « la langue vivante des Rolling Stones » et « le plus iconique de tous les temps », ainsi que des preuves d’un usage intensif), le Tribunal ne pouvait que conclure à la renommée.

Rien de neuf sous le soleil donc.

Toutefois et étonnamment, il convient de souligner que, dans la rédaction du jugement, les juges semblent faire de la renommée du groupe de musique un élément caractérisant la renommée de la marque :

« Aussi compte tenu du lien très étroit existant entre le logo reproduit par les marques et le groupe The Rolling Stones, qui jouit d’une importante célébrité sur le territoire de l’Union, il y a lieu de retenir que les marques en cause, qui sont connues d’une partie significative du public concerné pour les produits et services couverts par elles, en particulier en classes 25 (vêtements) et 41 (divertissement), jouissent d’une importante renommée dans l’Union européenne ».

La célébrité du titulaire de la marque (et non de la marque en elle-même) serait-elle un nouveau critère d’appréciation de la renommée ?

2. Sur l’exception de parodie.

Pour échapper à la condamnation pour contrefaçon, l’importateur soutenait qu’aucun risque de confusion ne pouvait exister entre la marque de la demanderesse et le signe reproduit sur les écussons, dans la mesure où ces derniers, grâce à une référence à la culture bretonne, constituaient la parodie du logo de renommée. Cette exception pouvait-elle raisonnablement aboutir en droit des marques ?

La question n’est pas nouvelle.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à la différence du droit d’auteur, l’exception de parodie n’est pas prévue par les textes en matière de droit des marques.

C’est devant les tribunaux, dans des affaires célèbres où des marques et logos connus (Camel, Areva, Esso) furent détournés à des fins militantes par des associations (CNMRT, Greenpeace) et dans un but d’intérêt général, que le débat est né [1].

Par touches successives, les tribunaux ont dégagé les principes permettant de déterminer les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque de manière parodique est licite. Il ressort des diverses décisions rendues que la parodie ne trouve à s’appliquer en droit des marques que dans des conditions extrêmement limitées, à savoir, lorsque :
 l’entité à la base du détournement est une association ou un groupement ;
 le détournement de la marque intervient dans un but légitime d’intérêt général, et non dans la seule intention de nuire à son titulaire ;
 ce but est conforme à l’objet social du groupement poursuivi ; et
 les moyens employés sont proportionnés au but poursuivi.

Ainsi, seuls les usages polémiques se situant totalement en dehors de la vie des affaires et donc insusceptibles de créer un risque de confusion sont autorisés. Toute tentative d’exploitation sortant de ce cadre strict est vouée à l’échec [2].

Dans le jugement étudié, le Tribunal Judiciaire de Paris a, en des termes lapidaires, confirmé la jurisprudence ci-dessus et balayé d’un revers de la main l’exception de parodie invoquée par l’importateur :

« Par conséquent, sans qu’il soit établi que les marques de la demanderesse aient été détournées à des fins humoristiques, ce qui est en toute hypothèse indifférent en matière de contrefaçon de marques dès lors que le risque de confusion est caractérisé… »

L’exploitation envisagée par l’importateur, qui ne poursuivait aucun but légitime d’intérêt général, était, selon le Tribunal, susceptible de créer un risque de confusion. La parodie ne pouvait donc être utilement invoquée en défense.

Si cette décision ne surprend pas juridiquement, elle demeure à notre sens étonnante dans la mesure où, à notre époque, les marques se trouvent largement parodiées, notamment sur les réseaux sociaux. Le juge américain a d’ailleurs pris acte de l’expansion de la parodie en matière de marque depuis déjà plusieurs années et consacre régulièrement ce principe dans sa jurisprudence.

A titre d’exemple, au début des années 2000 [3], la société Louis Vuitton Malletier intenta une action en justice contre une entreprise du Nevada fabriquant et vendant des jouets pour chiens. Le jouet en question représentait un petit sac en peluche, de couleur marron, avec une couleur et un design très similaire à ceux des sacs Vuitton.
Les lettres « CV » (proches du célèbre « LV ») ainsi que le monogramme apparaissaient sur le sac. D’autres éléments d’identification reconnaissables de la marque Louis Vuitton, comme le symbole des cerises ou le monogramme multicolore, furent également ajoutés sur d’autres modèles. Dans cette affaire, la District Court concluait que les jouets pour animaux étaient des parodies insusceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et que, partant, il ne pouvait y avoir atteinte à la célèbre marque du malletier français.

A la lecture de ce qui précède, force est de constater qu’il existe à ce jour deux visions diamétralement opposées de la liberté d’expression et du risque de confusion. L’exception de parodie en matière de marque est par conséquent susceptible d’engendrer des problématiques juridiques importantes dans un marché globalisé, favorisant ainsi le forum shopping.

Reste à savoir si le législateur français et/ou européen sera(ont) influencé(s) par la conception américaine de la parodie.
Affaire à suivre…